Коментар на АИСОФХБ относно Проект на Закон за Марките и географските означения

До:
Г-н Бойко Борисов
Министър – председател на Република България

Копие:
Г-н Петко Николов
Председател на Патентно Ведомство на Република България

Относно:
Проект на Закон за Марките и географските означения

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Като организация, съществуваща от 1999г, чийто членове са патентни специалисти, адвокати и преподаватели по интелектуална собственост с дългогодишен опит и активна практика в областта, ние отчитаме, че предложеният за обсъждане законопроект търпи критики по отношение на всички предложения, извън тези целящи транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015г.

Силно цялостно впечатление прави неравнопоставеността в сроковете за реакция на страните в административното производство пред ПВ. Законопроекта предлага силно намалени срокове за реакция от страна на заявителите/притежателите на марки във всяко от възможните производства пред Патентно ведомство. Това предложителите мотивират с идеята за съкращаване на времето за административна процедура като цяло, без обаче паралелно с това да са предвидени съответстващите срокове и за реакциите/работата на административния орган.

Подобен подход, в съчетание с въвежданите с Проекта преклузии, не е в интерес на заивителите/притежателите на марки и географски отношения, поради което, ние професионалистите, които представляваме интересите им по този Закон, правим съответните възражения и предложения по обсъждания Законопроект /при съответните мотиви към тях/, следвайки неговата последователност, а именно:

Придобиване на право върху марка

Чл. 10, ал.4 Изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикация на регистрацията.

Предлагаме да се допълни с „в Официалния бюлетин на Патентното ведомство“.

Съдържание на изключителното право върху марка

Чл.13, ал.2, т.4 – използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование.

Предлагаме да се допълни с – когато това използване се осъществява като търговска марка.

Използването на фирменото наименование не следва да се приема за нарушение, когато то е с малки букви, които не са способни да привлекат вниманието и определят цялостното впечатление от продукта.

Забрана за използване на марка, регистрирана на името на агент или представител

Чл.15 Когато марка е била регистрирана на името на агента или представителя на действителния й притежател, без негово съгласие, последният има право да се противопостави на използването на марката от неговия агент или представител, освен ако агентът или представителят не обоснове своите действия.

Този текст транспонира съответен текст от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.

Оставен, обаче, в този вид, остава неясно как разпоредбата ще се привежда в действие и от кого. От текста не става ясно дали за привеждането му в действие е нужно качеството на лицето „агент, представител“ да му е вече признато с влязло в сила решение, когато се прави искане за противопоставяне.

Предлагаме текстът да се допълни по следния начин: Когато марка е била регистрирана на името на признат с влязло в сила решение агент или представител на действителния й притежател, без негово съгласие, последният има право да се противопостави на използването на марката от неговия агент или представител, освен ако агентът или представителят не обоснове своите действия.

Прехвърляне на правото върху марка

Чл.23, ал.4 – Договор за прехвърлянето не се прилага, когато искането за вписване на прехвърлянето е подписано и от двете страни с изрично посочване на имената и качеството на лицата, които го подписват.

Предлагаме този текст да отпадне, няма пречка да се представи извадка от договор, но разпоредбата в този вид дава възможност за нередности, например да се представи молба с два подписа, но всъщност договор за прехвърляне да не съществува.

(5) Прехвърлянето има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър.

Да се добави – като вписването се публикува в Официалния бюлетин на ПВ.

Лицензионен договор

Чл.24, ал.5 – Лицензионен договор или извлечение от него не се прилага, когато искането е подписано и от двете страни с изрично посочване на имената и качеството на лицата, които го подписват.

Текстът да отпадне. Мотивите са като за чл.23, ал.4.

(6) Договорът за лицензия има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър.

Да се добави – като вписването се публикува в Официалния бюлетин на ПВ.

Производство по разглеждане на искания за вписване

Чл.31, ал.2. Когато в хода на разглеждане на искането се констатират недостатъци, на лицето, подало искането, се изпраща уведомление, с което му се предоставя 3-дневен срок за отстраняването им. Ако недостатъците не бъдат отстранени в срок, производството по разглеждане на искането се прекратява.

Тридневният срок е изключително къс, приемлив е да бъде едноседмичен.

Уведомяване за постъпила опозиция

Чл. 54. (1) За опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по този закон, се уведомява заявителят на марката – обект на опозицията.

(2) За опозиция срещу признаване действието на международна регистрация на марка, се уведомява Международното бюро.

Остава се с впечатление, че при международните регистрации правопритежателят не се уведомява, а се уведомява само Международното бюро. За яснота предлагаме в ал.2 да се добави – И, като текстът бъде „… се уведомява И Международното бюро“.

Проверка за допустимост и формална редовност на опозициите

Чл.55, ал.3 – За всяка допустима опозиция се проверява дали отговаря на останалите изисквания на чл. 52, ал. 2 и ал. 4, т. 2 и 3 и когато се констатират недостатъци, се уведомява лицето, което я е подало, като му се предоставя 14-дневен срок за отстраняването им. Когато недостатъците не бъдат отстранени в този срок, производството по опозиция се прекратява.

Двуседмичният срок е прекалено кратък, за комуникация с чуждестранни лица винаги е нужно време. Приемлив е досегашният едномесечен.

Свързани производства

Чл. 56. (1) Когато по една и съща марка са подадени няколко опозиции, те могат да се обединят в едно производство за постановяване на общо решение.

(2) Обединението по ал. 1 се извършва с определение на състав по опозиции. – неясно кога и при какви критерии.

Според нас тази възможност следва да отпадне. Неясни са критериите за обединяване, има опасност от издаване на неясни поради своята комплексност административни актове, което може да породи неясноти и затруднения при обжалването им.

Терминът „определение“ е съдебно – процесуален и навсякъде в проекта за ЗМГО е неуместен. Нека вместо определение навсякъде в проекта, терминът да е решение.

Производство по опозициите

Чл.57, ал.3. В случаите на опозиция по чл. 12, ал. 4, освен доказателства за използване в търговската дейност на територията на Република България на по-ранната нерегистрирана марка през периода, предхождащ датата на подаване на заявката – обект на опозицията, опонентът представя и доказателства, че използването е продължило и към датата на подаване на опозицията.

Това изискване следва изцяло да отпадне. Ненужно е да се формализира и то до такава степен доказването на използване на нерегистрираната марка. Не на второ място, не е възможно документи за използване да носят дата от деня на депозиране на опозицията.

 (5) Когато в срока по ал. 1 не бъде депозирано споразумение, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отговор по опозицията и доказателствата, ако такива са представени, в който следва да бъдат изчерпателно заявени всичките му възражения. Да си остане двумесечен.

Да отпадне думата изчерпателно. Тя е тук поради новите преклузии в проекта, които са погрешни и откровено вредни за целта на издаването на законосъобразен административен акт.

(6) Отговорът на заявителя се изпраща на лицето, подало опозицията, като му се предоставя 14-дневен срок за становище, в което следва да бъдат изчерпателно заявени всичките му възражения.

Да отпадне думата изчерпателно поради вече изложените по-горе мотиви.

14 дневният срок е явно недостатъчен и неоправдано скъсен. Опасността от неспазването му единствено поради неоправданата му краткост е реална – чуждестранните лица няма да могат да спазват този срок. Намаляването на срока е неуместно и поради въведените преклузии в проекта. Срокът следва да остане както досега едномесечен или бъде двумесечен.

(7) Ако в срока по ал. 6 опонентът представи становище, то се изпраща на заявителя за отговор в 14-дневен срок от съобщаването, при условие че с него са представени нови факти, обстоятелства и/или доказателства от значение за опозицията.

Срокът е кратък, предлагаме да е едномесечен.

Въведените критерии дават възможност за субективизъм, който да води до съществени процесуални нарушения, тези критерии следва да отпаднат, а срокът да се предоставя безусловно.

 (9) Отговори, становища и доказателства от страните, постъпили след изтичане на сроковете, указани в ал. 5, 6 и 7, не се взимат предвид при разглеждане на опозицията и не се изпращат на другата страна.

Този текст следва да отпадне, въвежда ненужна преклузия. В административния процес не следва да има такива /като горното/ ограничения за представяне на доказателства, защото целта е предотвратяване на издаване на незаконосъобразен администаривен акт и накърняване на обществените отношения на държавно управление.

Всички преклузии в процедурите в проекта следва да отпаднат, те са вредни, погрешни, самоцелни. Противоречат на правилата и принципите на административния процес и правораздаване. По-натам се въвежда и генерална преклузия за доказателства пред съда, което намираме за изключително погрешно. Преклузиите в проекта не помагат за разкриване на обективната истина в процедурите, а откровено вредят на тази задача. И това е така, независимо дали тези преклузивни срокове могат да се продължават или не. Процедурните срокове не следва да са преклузивни във всички случаи. Тук има генерално объркване на граждански и административен процес, което е недопустимо. Двата процеса имат генерално различни цели и защитават различни обществени интереси.

(12) Когато до вземане на решение по опозицията, заявката за регистрация на марка – обект на опозиция, бъде ограничена до част от стоките или услугите, предмет на спора, на опонента се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа опозицията срещу оставащите стоки или услуги. Ако опонентът оттегли опозицията с оглед на ограничението, производството по нея се прекратява.

Срокът да бъде едномесечен, мотивите за отпадането на всички 14 дневни срокове в проекта са едни и същи навсякъде – прекомерна, неоправдана краткост, предвид чуждестранните лица и особено предвид въведените преклузии.

(13) Когато до вземане на решение по опозицията е извършено прехвърляне на по-ранното право върху марка, на новия притежател се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа опозицията. Ако новият притежател не отговори или оттегли опозицията, производството по нея се прекратява.

Предлагаме срокът да е едномесечен поради вече изложените мотиви.

Искане за доказване на реално използване

Чл.58 (3) Реално използване на марка на Европейския съюз се установява в съответствие с чл. 18 от Регламент (ЕС) 2017/1001.

Тестът следва да се разпише подробно, според нас е неуместно един толкова важен институт да е препращаща норма.

(5) Ако заявителят поиска доказване на реално използване на по-ранната марка, на опонента се предоставя едномесечен срок за представяне на доказателства.

Предлагаме срокът да си остане двумесечен, както досега.

(6) Ако в срока по ал. 5 опонентът представи доказателства, те се изпращат на заявителя за становище в 14-дневен срок от съобщаването.

Предлагаме срокът да си остане едномесечен, както досега.

Прекратяване на производството по заявка

Чл.62 (2) Производството по заявката за регистрация на марка по смисъла на ал. 1 се прекратява служебно или по искане на всяко лице с определение на държавен експерт по чл. 64.

Терминът да не е определение, а решение.

Подновяване на регистрацията

Чл.65 (7) Патентно ведомство информира притежателя за изтичането на срока на действие на регистрацията най-малко шест месеца преди това. Ведомството не носи отговорност, ако не може да предостави тази информация.

„Ако не може“ да се замени с „е обективно възпрепятствано“.

Да се добави задължение за уведомяване и на ПИС.

Промени в името и адреса на заявителя или притежателя

Чл.66, ал.2. Промяната се вписва в Държавния регистър по искане на заявителя, съответно притежателя на марката.

Накрая да се добави „и се публикува в официалния бюлетин на ПВ на РБ“.

Промени в марката

Чл. 67. (1) В марката не могат да се внасят промени по време на действие на регистрацията или при подновяването ѝ.

(2) Когато марката включва името и адреса на притежателя, всяка промяна в тях, при условие че не засяга съществено марката, така както е регистрирана, може да бъде направена по искане на притежателя.

Да се добави последна алинея – Промените се отразяват в Държавния регистър на марките и се публикуват в Официалния бюлетин на ПВ на РБ.

Проверка за допустимост и формална редовност на жалбите и исканията

Чл. 73. ал.3. По жалби и искания, по които не е заплатена такса и/или не е обоснован правен интерес, и/или не е подадена заявка по чл. 52, ал. 1, т. 2 и за нея не е платена такса, на жалбоподателя, съответно на молителя, се предоставя 14-дневен срок за отстраняване на недостатъците.

Нека срокът остане едномесечен, както досега.

(5) За всяка допустима жалба и искане се проверява дали отговаря на останалите изисквания на чл. 71. Когато се констатират недостатъци, жалбоподателят, съответно молителят, се уведомява и му се предоставя 14-дневен срок за отстраняването им. По жалби и искания, по които недостатъците не бъдат отстранени в този срок, производството се прекратява.

Нека срокът остане едномесечен, както досега.

Свързани производства

Чл. 74. (1) Когато решенията по чл. 57, ал. 10 и чл. 58, ал. 6 се обжалват едновременно от опонента и от заявителя или когато по една и съща марка са подадени няколко искания за заличаване на регистрацията на марка, жалбите по чл. 69, ал. 1, т. 3 и исканията за заличаване могат да се обединят в едно производство за постановяване на общо решение.

Има грешка, трябва за е чл.58, ал.7.

(2) Когато по една и съща марка са подадени няколко искания за отменяне на регистрацията на марка, те могат да се обединят в едно производство, при условие че са подадени едновременно.

Да отпадне обединяването, възниква опасност от неяснота на административните актове и усложнения при последващия им контрол.

(3) Обединението по ал. 1 и 2 се извършва с определение на председателя на Патентното ведомство или на оправомощен от него заместник-председател.

Определение е съдебен термин, нека бъде решение.

Производство по жалбите

Чл. 75.(5) След приключване на проверката за допустимост и формална редовност на жалбите по чл. 69, ал. 1, т. 3, единият екземпляр на жалбата се изпраща на заинтересованата страна и й се предоставя 14-дневен срок за отговор.

Срокът да е едномесечен.

(6) Ако в срока по ал. 5 заинтересованата страна отговори, отговорът се изпраща на жалбоподателя за становище в 14-дневен срок от съобщаването, при условие че с него са представени нови факти, обстоятелства и/или доказателства от значение за спора, или са с цел оспорване на служебно направени от опозиционния състав констатации в обжалваното решение.

Срокът да е едномесечен, като той да се дава безусловно, иначе се достига до опасност от субективизъм и допускане на съществени процесуални нарушения.

(7) Отговори, становища и доказателства, представени след срока по ал. 6, не се вземат предвид при разглеждането на жалбите и не се изпращат на страните в производството.

Преклузията следва да отпадне поради вече изложените по-горе мотиви.

(13) Когато до вземане на решение по жалбата по чл. 69, ал. 1, т. 3, заявката за регистрация на марка бъде ограничена до част от стоките или услугите, предмет на спора, на опонента се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа опозицията срещу оставащите стоки или услуги. Ако опонентът не отговори или оттегли опозицията с оглед на ограничението, производството по жалбата се прекратява, а обжалваното решение се обезсилва.

Срокът да е едномесечен.

(14) Когато до вземане на решение по жалбата по чл. 69, ал. 1, т. 3 е извършено прехвърляне на по-ранното право върху марка, на новия притежател се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа опозицията. Ако новият притежател не отговори или оттегли опозицията, производството по жалбата се прекратява, а обжалваното решение се обезсилва.

Срокът да е едномесечен.

Производство по исканията

Чл. 76 (2) В случаите на искане за заличаване на регистрацията на марка по чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4, освен доказателства за използване в търговската дейност на територията на Република България на по-ранната нерегистрирана марка през периода, предхождащ датата на заявяване за регистрация на марката – обект на искането, молителят представя и доказателства, че използването е продължило и към датата на подаване на искането за заличаване.

Предлагаме да отпадне изискването молителят да представя и доказателства, че използването е продължило и към датата на подаване на искането за заличаване. Въвежда се ненужно формализиране на доказването; не е възможно и не е нужно да се представят материали с дата от деня на депозирането на искането за заличаване.

(3) Възражението и доказателствата, когато такива са представени, се изпращат на молителя, като му се предоставя 14-дневен срок за становище, в което следва да посочи изчерпателно всичките си възражения.

Срокът да е едномесечен.

 (5) Ако в срока по ал. 3 молителят представи становище, то се изпраща на маркопритежателя за отговор в 14-дневен срок от съобщаването, при условие че с него са представени нови факти, обстоятелства и/или доказателства от значение за спора.

Срокът да е едномесечен.

 (6) Отговори, становища и доказателства, представени след срока по ал. 5, не се вземат предвид при разглеждането на исканията и не се изпращат на страните в производството.

Преклузията следва да отпадне.

(12) Когато до вземане на решение по искането, действието на регистрацията на марката, предмет на спора, се прекрати или маркопритежателят се откаже от правото върху марката за част или за всички стоки или услуги, на молителят се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа искането. Ако молителят не отговори или оттегли искането производството се прекратява.

Срокът да е едномесечен.

 (13) Когато до вземане на решение по искането е извършено прехвърляне на по-ранното право върху марка, на новия притежател се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа искането. Ако новият притежател не отговори или оттегли искането, производството се прекратява.

Срокът да е едномесечен.

Искане за доказване на реално използване

Чл. 77. (5) Реално използване на марка на Европейския съюз се установява в съответствие с чл. 18 от Регламент (ЕС) 2017/1001.

Нека текстът да е пълен, а не препращащ.

(7) Ако в срока по ал. 6 молителят представи доказателства, те се изпращат на маркопритежателя за становище в 14-дневен срок от съобщаването.

Срокът да е едномесечен.

Съдебен контрол

Чл. 84.(2) Определенията по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 2, чл. 55, ал. 4, чл. 59, ал. 4, чл. 60, ал. 2, чл. 62, ал. 2, чл. 73, ал. 6, чл. 78, ал. 8 и чл. 79, ал. 3 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 7-дневен срок от съобщаването.

Вместо определенията, терминът следва да е решенията.

(5) В съдебното производство страните могат да твърдят нови обстоятелства, да сочат и да представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят в срок в административното производство.

Тази преклузия следва да отпадне поради мотивите за преклузиите в законопроекта от по-горе. Предложената преклузия остро противоречи на АПК и принципите и целите на административното производство и правораздаване. Бърка се административен с граждански процес.

Право на иск

Чл. 115. (1)Право на иск за нарушение имат:

5. действителният притежател на марка, която е била регистрирана на името на агент или представител.

Тук възникват множество въпроси. Например – кой да признае, че ищецът е действителен притежател? Явно съда, като исковете за нарушение следва да са заедно с иск за установяване, че ищецът е действителния притежател. Ако ПВ му е признало това качество, исковете за нарушение си се подават на общо основание. Второ – този ищец дали ще може да подава иск за нарушение срещу досегашния притежател …

Текстът изисква нов запис: действителният притежател на марка, която е била регистрирана на името на агент или представител, установено от ПВ с влязло в сила решение или установено от СГС в исковия процес.

Възражение за реално използване

Чл. 117. ал.3. В срока по ал. 1 ответникът може да представи доказателства, че е подал искане за отменяне на марката пред съответния орган. В този случай съдебното производство се спира до приключване на производството по искането за отменяне.

Това е форма на шиканиране на делото, всеки ответник ще има възможност да подава искане за отмяна при изминали пет години от регистрацията на процесната марка и делото ще се отлага за неопределено време. Тази възможност е ненужна, защото защитата срещу иска предвижда възражение за неизползване на марката, като ако такова се установи, искът за нарушение се отхвърля. Не е нужно делото да се спира при искане за отмяна. Нека при неизползване искът да бъде отхвърлен, а регистрацията на марката да бъде отменена при такова искане в ПВ, като отмяната не спира и шиканира процеса в СГС.

Като се надяваме коментарите и предложенията ни да бъдат взети предвид при изготвянето на окончателния вариант на законопроекта за Закон за представителите по индустриална собственост, оставаме

 

С уважение,

Румяна Пейчева,
Председател на УС на АИСОФХБ