Обезпечителни интереси относно права за регистрирана интелектуална собственост

Международна асоциация за защита на интелектуалната собственост

Конгрес Милано 2016 г.
Прието решение
20 Септември 2016 г.

Резолюция
2016 – Предмет на изследване (общ)
Обезпечителни интереси относно права за регистрирана интелектуална собственост

Хронология:

1. Настоящата Резолюция се отнася до обезпечителни интереси (напр., гаранции, ипотеки, справедливи обезпечения, фиксирани обезпечения) относно права за регистрирана интелектуална собственост, но без да се включват плаващи обезпечения.
2. За целите на настоящата Резолюция, препратките към ПИС (права на интелектуална собственост) се ограничават до патенти, регистрирани търговски марки и регистрирани дизайни, като се изключват всички други права на интелектуална собственост като нерегистрирани търговски марки, нерегистрирани дизайни или авторско право.
3. Към момента, правните режими относно използването на ПИС, като обезпечителни интереси, варират значително от държава до държава, в частност, по отношение на наличието и ефекта на обезпечителните интереси върху ПИС и правата на предоставящия обезпечението и получателя на обезпечението. Въпросът за приложимото законодателство и конфликтите на правни норми също понижават правната сигурност.
4. Практическото използване на ПИС като обезпечение, особено в международни сделки, зависи до голяма степен от предвидимостта, приложимостта, наличността и ефекта на обезпечителните интереси в съответните юрисдикции.
5. Получени са 47 доклада от Националните и регионални групи и от Независими членове на Международна асоциация за защита на интелектуалната собственост (AIPPI), който предоставят подробна информация и анализ относно националните и регионални закони, свързани с настоящата Резолюция. Тези доклади са прегледани от Главния докладчик на AIPPI и събрани в Обобщен доклад. (Вижте линковете по-долу). Тези доклади показват широк консенсус, че е необходима поне известна степен на хармонизация. Този консенсус е в съответствие с извършената работа и продължава да расте чрез Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) по отношение на хармонизирането на законите за обезпечени сделки.
6. На Световния конгрес на AIPPI в Милано през септември 2016 г., предметът на настоящата Резолюция беше допълнително обсъден в рамките на назначен Комитет за проучване и също така на цяла пленарна сесия, което доведе до приемането на настоящата Резолюция от Изпълнителния комитет на AIPPI.

AIPPI взе следното решение:

Наличност, регистрация, създаване и сила на обезпечителни интереси по отношение на ПИС

1. Обезпечителните интереси по отношение на ПИС трябва да бъдат налични и да подлежат на регистрация. Обезпечителните интереси трябва да бъдат приложими срещу трети страни чрез регистрация в регистър на юрисдикцията, в която ПИС са регистрирани, независимо дали това е национален, регионален или многонационален регистър.

2. Всички съответни видове обезпечителни интереси е препоръчително да бъдат налични. Като минимален стандарт, обезпечителни интереси, които не изискват прехвърляне на собственост като например залози, както и обезпечителни интереси с пълно прехвърляне на собственост, трябва да бъдат налични.

3. Трябва да се прилагат общи условия по отношение на обезпечителните интереси относно ПИС. Конкретни условия трябва да разрешават конкретни въпроси, като взимат предвид специфичния характер на ПИС, когато е необходимо.

Избор на право и свобода на договаряне

4. Признаването на важността от хармонизация, съгласно параграфи 1) и 2) по-горе, наличността, регистрацията, създаването и силата на обезпечителните интереси по отношение на ПИС трябва да се подчиняват на законодателството, определено от юрисдикцията, в която ПИС е регистрирано. Договорните права и задължения между предоставящия обезпечението и получателя на обезпечението трябва да се подчиняват на законодателството, определено съгласно приложимите принципи за избор на право.

5. Трябва да има свобода на договаряне за предоставящия обезпечението и получателя на обезпечението, за да се споразумяват за своите съответни права и задължения във връзка с обезпечителните права и основното ПИС, например по отношение на въпросите, посочени в параграф 6) по-долу. Въпреки това, подобно договорно споразумение не може да има приоритет спрямо задължителни разпоредби на или определени от юрисдикцията, в която ПИС е регистрирано що се отнася до наличност, регистрация, създаване и сила на обезпечителните интереси относно ПИС.

Права и задължения на предоставящия обезпечението и на получателя на обезпечението при отсъствие на договорна разпоредба за обратното

6. При отсъствие на договорна разпоредба за обратното между предоставящия обезпечението и получателя на обезпечението, трябва да се прилагат най-малкото следните принципи:

а)         Предоставящият обезпечението или правоприемникът в случай, че обезпечителният интерес е с пълно прехвърляне на собственост, ще бъде отговорен за поддръжката и защитата на основното ПИС.

б)         Освен в случаите, когато обезпечителният интерес е с пълно прехвърляне на собственост, предоставящият обезпечението трябва да има право да прехвърля основното ПИС, обременено с обезпечителния интерес, при условие че ПИС остане обременено с него в полза на получателя на обезпечението. Получателят на обезпечението трябва да бъде уведомен от предоставящия обезпечението и прехвърлянето трябва да бъде вписано в регистъра, в който ПИС е регистрирано.

в)         Получателят на обезпечението трябва да има право да потърси възможност за предотвратяване на отмяна или прекратяване на основното ПИС. За тази цел, получателят на обезпечението трябва да бъде уведомен за предстоящо оттегляне или прекратяване и получателят на обезпечението трябва да има право да плати таксите за подновяване и да се намесва в процедурата по отмяна.

г)         В съответствие с подпараграф 6) в) по-горе, предоставящият обезпечението не трябва да бъде ограничаван в използването на основното ПИС. Въпреки това, предоставящият обезпечението има общо задължение да не застрашава прилагането на ПИС.

д)         Преди даден случай на неизпълнение, получателят на обезпечението не трябва да има право да завежда иск за нарушение на основното ПИС, включително дела за обезщетения, запрещения или лицензни такси, освен когато обезпеченият интерес е с пълно прехвърляне на собственост.

е)         Преди даден случай на неизпълнение, получателят на обезпечението не трябва да има право на дял от обезщетение или лицензни такси, получени от предоставящия обезщетението по отношение на основното ПИС.

Допълнителни проучвания

7. Препоръчва се да се предприемат допълнителни проучвания за правата и задълженията на предоставящия обезщетението, получателя на обезщетението, възложителя, правоприемника и трети страни след неизпълнението, свързано с обезпечителни интереси относно ПИС. Препоръчва се също да се предприемат допълнителни проучвания за обезпечителните права по отношение на права за нерегистрирана интелектуална собственост.

 

Congress Milan 2016
Adopted Resolution
September 20, 2016

Resolution
2016 – Study Question (General)
Security interests over registered intellectual property rights

Background:

1) This Resolution concerns security interests (e.g. pledges, mortgages, equitable charges, fixed charges) over registered intellectual property rights, but excludes floating charges.

2) For the  purposes  of  this  Resolution,  references to IPRs  are  limited  to  patents, registered trademarks and registered designs, and exclude all other intellectual property  rights,  such  as  unregistered  trademarks,  unregistered  designs  or copyright.

3) Currently, legal regimes regarding the use of IPRs as security interests vary from country to country to a  significant  degree,  in  particular  with  regard  to  the availability and effect of security interests over IPRs and the rights of the security provider  and  security  taker. The question of the applicable  law  and  conflicts  of law rules also decrease legal certainty.

4) The practical use of IPRs as collateral, particularly in international transactions, largely depends on the predictability, feasibility, availability and effect of security interests in the relevant jurisdictions.

5) 47 Reports were received  from  AIPPI’s  National  and  Regional  Groups  and Independent  Members  providing  detailed  information and  analysis  regarding national  and  regional  laws  relating  to  this  Resolution. These Reports were reviewed by the Reporter General of AIPPI and distilled into a Summary Report. These Reports indicate a broad consensus that at least some harmonisation is desirable. This consensus is consistent with the work done and ongoing by UNCITRAL for the harmonization of laws for secured transactions.

6) At the AIPPI World Congress in Milan in September 2016, the subject matter of this Resolution was  further  discussed  within  a  dedicated Study  Committee  and again  in  a  full  Plenary  Session,  which  led  to  the  adoption  of  the  present Resolution by the Executive Committee of AIPPI.

AIPPI resolves that:

Availability, registration, creation and effect of security interest in IPRs

1) Security interests  in  IPRs  should  be  available  and  capable  of  registration.  The security interests should be enforceable against third parties by registration in a register of the jurisdiction in which the IPR is registered, whether it is a national, regional, or multinational register.

2) All relevant types of security  interests  should preferably  be  available. As a minimum  standard,  security  interests  not  requiring assignment  of  ownership, such as pledges, and security interests by full assignment of ownership, should be available.

3) General provisions relating to security interests should  apply  to  IPRs.  Specific provisions should deal with  particular  issues  to  take  into  account  the  particular nature of the IPRs when necessary.

Choice of law and freedom of contract

4) While recognizing  the  importance  of  harmonization  according  to  paragraphs  1) and 2) above, the availability, registration, creation and effect of security interests in IPRs should be governed by the law designated by the jurisdiction in which the IPR is  registered. The contractual rights  and  obligations  between  the  security provider  and  the  security  taker  should  be  governed by  the  law  designated according to the applicable choice of law principles.

5) There should  be  freedom  of  contract  for  the  security  provider  and  the  security taker to agree on their respective rights and obligations in relation to the security interest  and  the  underlying  IPR,  for  example  in  relation  to  the  issues  noted  in paragraph 6) below. However, such contractual agreement should  not override any mandatory provisions of, or designated by, the jurisdiction in which the IPR is  registered  in  relation  to  the  availability,  registration,  creation  and  effect  of security interests in IPRs.

Rights and obligations of  the  security  provider  and  the  security  taker  in  the absence of a contractual provision to the contrary

6) In the absence  of  a  contractual  provision  to  the  contrary  between  the  security provider and the security taker, at least the following principles should apply:

a) The security provider, or the assignee in the case where the security interest is   by   full   assignment   of   ownership, should   be   responsible   for   the maintenance and defence of the underlying IPR.

b) Except for when the security interest is by full assignment of ownership, the security provider should   be   entitled   to   assign   the underlying   IPR encumbered by the security interest, provided the IPR remains encumbered in favour of the security taker. The security taker should be notified by the security provider and the assignment should be recorded in the register in which the IPR is registered.

c) The security taker should be entitled  to  seek  to  prevent  the  lapse  or revocation of the underlying IPR. To that end, the security taker should be notified of the pending lapse or revocation, and the security taker should be entitled to pay renewal fees and to intervene in the revocation proceedings.

d) Subject to sub-paragraph 6) c) above, the security provider should not be limited in their use of the underlying IPR. Nevertheless, the security provider is under a general obligation not to jeopardise the enforcement of the IPR.

e) Prior to any event of default, the security taker should not have standing to sue for infringement of the underlying  IPR,  including  suits  for  damages, injunctions  or  licence  fees,  except  where  the  security  interest  is  by  full assignment of ownership.

f) Prior to any event of default, the security taker should not have the right to a share of damages or  licence  fees  received  by  the security  provider  in relation to the underlying IPR.

Further studies

7) It is recommended that further studies be undertaken on the rights and obligations of the security provider, security taker, assignor, assignee and third parties after the event of a default relating to security interests in IPRs. It is also recommended that further  studies  be  undertaken  on  security  rights in  unregistered  intellectual property rights.