СТАНОВИЩЕ относно проект за Закон за марките и географските означения

До
Министерски съвет на Република България

СТАНОВИЩЕ
Относно:
ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

От:
Сдружение
„ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ИНОВАЦИИ (ИСИ ИНСТИТУТ)”

Сдружение
„АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МАРКИ В БЪЛГАРИЯ”

Съдружие на представители на индустриална собственост IP Consulting

Националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria – www.ipbulgaria.bg

Проф. д-р Веселина Манева

Във връзка с публикувания за целите на обществени консултации Проект за Закон за марките и географските означение (ЗМГО) представяме становище.

Предлаганият законопроект в неговата цялост не изпълнява задачите декларирани в мотивите към него. По своята същност законопроектът е дословно повтаряне на досега съществуващия закон с механично изменение на текстове и включване на нови разпоредби. Това няма да доведе до подобряване на средата. В същото време се предлагат въвеждане на спорни механизми, премахнати са съществуващи такива, като се прави опит за органичаване на съдебния контрол и изцяло изземване на функциите на съда. От друга страна по чисто процедурни проблеми се въвежда съдебен контрол, с което се утежнява цялото производство и ще се натовари неимоверно работата на съда, така не се спазва основният принцип в директивата, за административена възможност за обжалване и спор като първа задължителна инстанция.

Законопроектът е разработен без участие на професионалните среди, които още при обсъждането на концепцията на законопроекта през 2018-та внесоха множество предложения, които не са взети предвид и заложените оше тогава проблеми не са решени, а са доразвити и задълбочени.

Изключително притеснително е например следните две хипотези, които силно ограничават правомощията на съда и са много лош сигнал за инвеститорите:

– предложения вариант на 84, ал. 5:
“В съдебното производство страните могат да твърдят нови обстоятелства, да сочат и да представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят в срок в административното производство. “

Това е недопустимо ограничение на принципа на съдебен контрол и по същество в комбинация с предложените силно намалени (с по 3 до 4 ПЪТИ) срокове за страните противоречи на принципите на АПК, като например принципа за ИСТИННОСТ, като вместо търсене на “действителните факти от значение за случая” (чл. 7АПК) се приоритизира стабилността на актовете на Патентно ведомство.

предложената възможност в чл. 117, ал. 3:
“В срока по ал. 1 ответникът може да представи доказателства, че е подал искане за отменяне на марката пред съответния орган. В този случай съдебното производство се спира до приключване на производството по искането за отменяне. ”

По същество се въвежда ред, с който се прави почти невъзможно правоприлагането, като на всеки нарушител се дава механизъм за спиране на делата за нарушение с години, което обезсмисля изобщо правата върху марка. Това е силен сигнал за инвеститорите в страната за ефективна и реална възможност за закрила на правата им.

Още повече с това заложено забавяне с години в правоприлагането не е ясно каква “бързина” се постига (съгласно мотивите) като още веднъж се онагледява, че търсената “бързина” е само в ущърб на ползвателите на системата, като сроковете им за реакция се намаляват с по 3 – 4 ПЪТИ, докато сроковете за администрацията не се променят или изобщо не се въвеждат такива, а ако има въведени те са в ПЪТИ по-дълги от тези за ползвателите.

Внимателният анализ на дейността на Патентно ведомство показва, че забавянето в сроковете по процедури по същество се дължи ЕДИНСТВЕНО на административния орган, в това число и неспазване на законно-определените срокове.

Не може да квалифицираме въобще излизането от закона на разпоредби като принципа на недобровестното заявяване (премахнат е механизма за установяване на недобросъвестност пред съд), общоизвестни и ползващи се с известност марки (премахната е формулировката на тези два обекта) и най-вече, че този закон се отказва от правоприлагане на действащите на територията на РБългария марки на европейския съюз (премахната е нормата приравняваща правата на марките на ЕС като националните марки) и заличава правомощията на СГС като съд по смисъла на Регламента на марка на ЕС.

Българският законодател и българската държава имат интерес да защитят правата на притежателите на български търговски марки, именно затова настояваме да се въведе по аналогия с Регламента на марка на ЕС механизъм за служебно информиране на притежателите на по-ранни регистрирани марки за заявени по-късни потенциално конфликтни заявки. В законопроекта Патентно ведомство поема да информира служебно за изтичащи марки, като считаме, че след като поемат тази функция следва да поемат и функцията за информиране за конфликтни заявки. Тази функция се прилага от Европейското ведомство по ИС и редица европейски държави и е доказано добре функционираща и полезна за националните заявители.

След като се запознахме с представения за обсъждане законопроект, представяме на Вашето внимание следните бележки и съображения:

В чл. 4 да се промени израза „поправка на грешки”, като се посочи, че става дума само за „явна фактическа грешка”, а не за всички възможни. В случая, това би означавало образуване на ново производство, което противоречи на смисъла и целите не административната процедура във ведомствот;

• Не следва ли да се предвиди и такса за преобразуване на марката на ЕС в национална?
• Да се уточни точно, за кои вписвания се има предвид, с оглед на това, че впоследствие в самата тарифа всяка такса трябва да е поименно указана.

Тарифата на Патентното ведомство е подзаконов нормативен акт и следва да изяснява и улеснява прилагането на закона, а не да уточнява понятия и действия, които не са уредени в него.

В чл. 5. ал. 2. т. 5 следва да се изясни какво е „представяне на марката” и как ще се извършва това, още повече, че това понятие се въвежда за първи път в националния закон.

Чл. 7, ал. 2. изр. 2- да отпадне. Ясно е, че обработката на личните данни е в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 8. ал. 3 въвежда една нова привилегия за достъп до досието на марката за лица, които не се представители по индустриална собственост. От друга страна препоръчване да се въведе принципа на електронно досие, както това е направено във Ведомството по интелектуална собственост на ЕС (EUIPO) със свободен достъп до файловете за ПЪЛНА прозрачност на процесурите и работата на администрацията.

Ал. 5 и ал. 6 въвеждат ограничения за достъп до досието вцялост за ползвателя или за заявителя на географското означение. Ползвателите, за да се впишат като такива, следва да се запознаят с цялата документация, както и с досиетата на останалите заявители и ползватели. Всяко лице/заявител или ползвател/ има право на достъп до пълна информация относно съответното географско означение, за да прецени своите действия, както и начинът на ползване на това означение от другите ползватели. С тези действия ведомството се ангажира с допълнителен ресурс, с цел създаване на отделни досиета за всеки ползвател и в същото време ограничава правата на ползвателите и заявителите на географско означение.

Чл. 9 имплементира определението за марка, формулирано в Директивата, но поставя редица въпроси: самата дефиниция е неясна. Какво означава “представяне” на марката в Държавния регистър и следователно, какво определение би посочил законодателя за „държавен регистър”, така че марката да бъде представена в него. Как точно ще се определя предметът на закрилата на марката и следва ли, че законът има предвид само регистрираните марки? А знаците, които не са представени в регистъра и не са регистрирани, марки ли са? Още повече, че притежателят на нерегистрирана марка може да подаде опозиция. Дефиницията не трябва да съдържа неопределени понятия, като „например”. Тази разпоредба следва да се прецизира, като се има предвид и изключителното й значение във връзка с провеждането на експертизата във ведомството. В противен случай, ще доведе до проблеми и при прилагането й.

Чл. 10, ал. 4 да отпадне, тъй като е въведено погрешно разбиране за изключителното право. То действа не от публикацията на регистрацията, а от датата на подаване на заявката. А какво ще е неговото действие по отношение на недобросъвестните лица?

Чл. 11, т. 12. 13 и 14 това са основания, които не могат да бъдат преценени от експерта. Това са факти, чието съществуване или отсъствие са от компетентност на съда. Тук трябва да се има предвид, че в българското законодателство не е установена презумпция за използване на марката преди заявяването й. Тези хипотези не следва да се презизират.

Чл. 11. т. 15 поставя въпроса кои са „съществените елементи” на марката. Това понятие следва или да се дефинира, или да отпадна.

Чл. 12. ал. 1, т. 9– следва да се изясни понятието „общоизвестна марка на ЕС” и кои са критериите за нейната преценка.

Чл. 12. ал. 3 и ал. 8 – преценката на последицата, като „несправедливо облагодетелстване” от използването на марката, както и „използването може да бъде забранено” не са от компетентност на експертизата, а на съда.

Чл. 13, ал. 1 и ал. 3 – да се изясни и прецизира текста. Това е основна теоретична разпоредба в закона и следва да е ясна и точна. Не може дефинитивна норма да започва с отрицание. Да отпадне първата част на изречението. Не става ясно кои са тези трети лица, които са придобили права преди регистрираната марка и как изключителното право ще има действие спрямо тях. Нека ясно се определи съдържанието на изключителното право.

Чл. 13. ал. 4– поставя въпроса: кой е компетентният орган, който следва да се произнесе относно “прекратяване на правото” на притежателя на марка, кои са тези лица „декларатор и държател на стоките”. Разпоредбата не е ясно формулирана и следва или да се прецизира, или да отпадне.

Чл. 16 предвижда използване в търговската дейност името или адреса на ф.л., което да не се съставлява нарушение, но в този случай разпоредбата би противоречала на чл. 13, ал. 2, т. 4, и как в единия случай ще се преценява, че това използване нарушава изключителното право, а в другия — че не противоречи на добросъвестната търговска практика?

Наименованието на Раздел III „Марката като обект на собственост” е неправилно. Следва да се означи като „Разпореждане с правото върху марка”, тъй като притежателят е носител на изключителното право и го упражнява като извършва действия на разпореждане с марката. Изключителното право поражда собствеността върху марката, а не обратно. Освен това, в този раздел са регламентирани различни правни действия, които произтичат именно от изключителното право, а не от собствеността върху марката.

Чл. 21, ал. 4, чл. 24, ал. 1 – да се унифицират понятията „съгласие” или „разрешение”, както и в другите разпоредби на Закона.

Чл. 24, ал. 7 въвежда правомощие на маркопритежателя, което по своята правна същност е основание за търговски спор, който не е от компетентност на Патентното ведомство, а на съда. Този текст би противоречал на Търговския закон и следва да отпадне.

Чл. 26. ал. 1. т. 1 изразът „забрана за използване на правото” е неправилен. Правото може да се упражнява или не, а марката да се използва.

Чл. 31. ал. 2 – определеният 3-дневен срок за отстраняване на констатираните недостатъци в много случаи е невъзможен за изпълнение – например при чуждестранни заявители, за 3 дни не е възможно дори да се организира куриерска доставка на релевантния документ.

Чл. 32. ал. 2 – е посочено, че прекратяването на регистрацията се извършва в хипотезата на ал. 1, т. 3, и „служебно”. В този случай, как ведомството ще следи настъпването на това обстоятелство и ще доказва „прекратяването” на ю.л.?

• При основанията за заличаване на регистрацията би следвало да се запази и това за „недобросъвестността” на заявителя, а не то да фигурира само при производството по опозиция. Доказването на този факт е от компетентност на съда, а не на Патентното ведомство.
• да се включи нова разпоредба в края на Раздел IV, която да указва, че за всички действия в този Раздел, се извършва публикация в Бюлетина на Патентно ведомство.

Чл. 37. ал. 3 – абсолютно неясна формулировка. Не е изследван ефектът, който ще има въвеждането в закона на подобни ограничения. Не е ясно кога и пред кой орган ще бъдаст повдигани тези възражения. Има голяма вероятност това да рефлектира силно негативно във възможностите за правоприлагане и да е реална възможност само за генериране на “преюдициални” спорове и забавено правосъдие.

Чл. 39. ал. 5. т.З– разпоредбата е неясна и следва да се редактира. Да се изясни понятието „общественост”.

Чл. 42. ал. 1– заявката се подава в Патентно ведомство, а не в “регистратурата” (отделът може да е “регистратура” / “деловодство” и т.н.). След като второ изречение въвежда изискване, което не е задължително, защо трябва да се включва в тази разпоредба? И какви са последиците от това? Ако заявката е подадена по факс, в какъв срок от получаването трябва да се представи оригинал или това не е необходимо?

Чл. 42, ал. 5– недопустимо е в закона да съществуват изрази, като „и други изисквания, установени в наредба”, която ще бъде приета. Този израз създава неяснота и неопределеност. В закона трябва всичко да е посочено ясно и изчерпателно, а в подзаконовия нормативен акт да се доизяснява.

Чл. 43, ал. 2– означава ли, че обхватът на закрила се определя само от стоките и услугите, за които се иска регистрацията? Теорията и практиката досега е установила правилото, че обхватът на закрила се определя не само от стоките и услугите, но и от самата марка.

Чл. 43. ал. 3– въвежда правило, което е обект на експертна преценка и не следва да бъде уредено в Закона, а напр. в методическо ръководство.

Чл. 45, ал. 3 – изразът „последваща съдба” не е юридическо понятие и следва да се коригира.

Чл. 49 – да се посочи в какъв срок следва да се извърши публикацията.

Чл. 51. ал. 1– буди недоумение разпоредбата, с която се дава възможност за третите лица да подават възражение до приключване на производството по опозиция, с което, на практика, се предоставят по-големи права на тези лица. С действията си те биха затруднили самото производство по опозиция. Следва този срок да бъде ограничен до 3 месеца, както е досегашната практика.

Чл. 52, ал. 2, т. 2– представят се доказателства, а не данни за правен интерес.

Чл. 55, ал.2 — обосновава правилото, че „опозиция, подадена преди началото на срока по чл. 52, ал. 1 е недопустима” е несъстоятелно. Интересът на лицето, което подава опозиция е налице от момента на подаване на заявката, а не от нейната публикация. Още повече, правото да подаде опозиция е субективно, потестативно право на опонента, а единствено законодателят може да ограничи срока, до който то може то да бъде упражнено.

Сроковете, например, по чл. 55, ал. 3 и по чл. 57, ал. 6 не могат да бъдат еднозначни – 14-дневни, за отстраняването на недостатъци по опозицията и представяне на становище. Невъзможно е в този срок да се подготвят доказателства за общоизвестност, че съдържа по-рано регистрирано географско означение или за реално използване. В този порядък, следва да се регламентират сроковете, в които Патентното ведомство се задължава да изготви справки и извлечения от държавния регистър.

Чл. 61 да се посочи в какъв срок се издава свидетелството за регистрация.

Чл. 67. ал. 2– преценката дали промените в името и адреса на притежателя засягат съществено марката, поставят въпросът дали това не означава нова експертна оценка, т.е. ново производство по регистрация, което в действителност не се извършва и така на практика се заобикаля закона. Ето защо, предлагаме тази разпоредба да отпадне.

– За всички определения, които се постановяват от отделите по опозиция, както и тези от държавните експерти в производството във ведомството, следва да се въведе режим за вътрешноведомствено обжалване – пред по-горестоящия орган, а не да се посочва възможност за обжалването им в 7-дневен срок пред Софийски административен съд. По своята правна същност те нямат характеристиките на индивидуалния административен акт и не могат да се обжалват по този ред. Неправилно в чл. 84, ал. 2 са изброени всички определения в Закона, както и тези на председателя на ведомството, като е посочена еднаква процедура за обжалването им. Това решение противоречи на един от основните принципи на административния процес, а именно на „принципа на служебното начало”, както и на досегашната практика.

Чл. 84. ал. 5 и чл. 106. ал. 4– не може с разпоредбите на специален материален закон /какъвто е ЗМГО/ да се ограничават правомощията на съда, уредени в общия закон /АПК/, по отношение събирането и оценката на доказателствата по спора. Не могат да се въвеждат процесуални ограничения за страните по един административен спор, да сочат и прилагат нови доказателства.

В—Глава—пета следва изрично да се посочи компетентният съд, разглеждащ исковете за нарушение на марката на Европейския съюз. Досегашният ред предвиждаше това да е Софийския градски съд, като първоинстанционен съд. При настоящата празнота в Закона, следва, че в Р България няма да има съд на ЕС, по смисъла на Регламента.

Чл. 74, ал. 1 включва различни хипотези, при които е невъзможно обединяване на производствата и постановяване на общо решение. Недопустимо е обединяване на искания и жалби, подадени от различни лица, на различни правни основания. Това са различни производства, с различни правни последици. Подаването на няколко искания за отменяне на регистрацията на марка, макар и едновременно, по ал. 2, не е основание за тяхното обединяване. Предлагаме, тези разпоредби да отпаднат.

Глава шеста. Раздел I – да се запази наименованието „Нарушения”, тъй като текстовете имат дефинитивен характер и логично представят, първо, нарушението, а след това, в следващ раздели, различните способи за защита.

Чл. 117 създава възможност ответника при спор за използване на марката, да възрази на предявения иск и да докаже по съдебен ред реалното и използване. В същото време той може и да подаде искане за отмяна на регистрацията на марката в Патентното ведомство. Като последица, съдът ще спира производството, докато се произнесе компетентният орган с окончателно решение. С тези разпоредби се създава двойнствен режим на производства -в съда и във ведомството, който ще води до неоснователно забавяне на спорното производство. А какъв ще е редът за разглеждане на спорове при нарушение на изключителното право, произтичащо от регистрирана марка? Тук не следва да се търси аналогия с патентното нарушение. Що се отнася до марките съдът може да разгледа споровете по същество, както по отношение на нарушението, така и по използване на марката, без да спира образуваното пред него производство. Още повече, че процедурата по използване на марката предвижда преценка на факти и доказателства, което изцяло е в правомощията и компетентността на съда.

Чл. 126. ал. 3 да отпадне. Таксите и техният размер, които митническите органи събират не е предмет на настоящия закон.

Чл. 133 – за издаване на наказателното постановление председателят на ПВ може да упълномощи не всяко длъжностно лице, а зам. председателя на ведомството, за да отговаря на изискванията на закона /ЗАНН/, за административен орган.

Чл. 136– прави се следното предложение: В този раздел би могло да се предвиди, че издадените от председателя на Патентното ведомство наказателни постановления, могат да се обжалват пред Софийски районен съд, т.е. да се предвиди компетентност на CPC, а не общата компетентност по ЗАНН.

В Допълнителните разпоредби следва да се формулират на всички понятия, които са нови и неясни по смисъла на Законопроекта, /посочени са в последователност в изложението/.

Предвиденото в §3 на Преходните и Заключителни разпоредби прилагане на новия правов ред спрямо висящите производства по регистрация, би създало затруднения у заявителите, както и за експертите във ведомството. С оглед въведените срокове и изисквания, установява се по-неблагоприятен режим спрямо предходния правов ред за заявителя.

• 10 използва понятието „деяние”, което е елемент на престъпния състав, по смисъла на Наказателния кодекс. То следва да се замени с понятието „действия”, които съответстват на разпоредбите на настоящия закон.

В заключение, настояваме, да преразгледате отново въведените в законопроекта срокове и да ги диференцирате съобразно изискуемите действия. Някои от тях, посочени по- горе са твърде кратки и невъзможни за изпълнение, други са въведени, без да са съобразени със съответните изисквания. Този “темп” на административното производство би довела до необмислени и прибързани действия, които ще рефлектират върху заявителя и ще засегнат неговите интереси. От друга страна, тази ускорена система на регистрация би засегнала и интересите на чуждестранните заявители, респективно инвеститори, тъй като в много случаи те не биха могли да устоят своите интереси. Намаляването на сроковете на производството и на разходите, както се предвижда, трудно биха се приели като основание малките и средни предприятия да не използват консултантска и експертна помощ /както е посочено в Мотивите към Законопроекта, на 5 стр./. Тези аргументи не са обусловени по между си и не би следвало да се изтъкват като основание в Мотивите.

От законопроекта се очаква създаване на административно производство, разглеждащо и решаващо въпросите в рамките на една единна държавна структура, каквото е Патентното ведомство, а не препращане на споровете в съда. Тази система на необосновано обжалване на актове, издавани от експерти на ведомството, би затруднила дейността на съдебните институции, които ще отказват образуване на съдебни производства, поради липса на основание за това /наличие на индивидуален административен акт/.

Въведените със закона дефиниции и процедури следва да са точни и недвусмислени, с което се цели улесняване на правоприлагането, а не затрудняването му.

С уважение,

Проф. д-р Веселина Манева

Сдружение
„ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ИНОВАЦИИ (ИСИ ИНСТИТУТ)„

Сдружение
„АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МАРКИ В БЪЛГАРИЯ”

Съдружие на представители на индустриална собственост IP Consulting

Националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria – www.ipbulgaria.bg