Международна търговска марка, отменена заради по-ранна регистрация в друга страна членка

Румънска компания за спортни облекла е изгубила международната регистрация на своя марка, покриваща и ЕС, в следствие на заявка за обявяване на недействителност от словашка фирма, продаваща подобни продукти. И двете компании имат предшестващи национални регистрации за фигуративни търговски марки, съдържащи думата “Zajo”, които са влязли в сила преди страните да се присъединят към ЕС.

Румънската фирма, S.C. GOTECH S.R.L.,чиято национална марка е по-новата от двете, е подала заявка за международна търговска марка, посочвайки ЕС с приоритетна дата през 2006г., към която дата, Словакия е член на ЕС, и получава регистрация през 2007г., даваща и същите права и покритие като марка на Общността.

На приоритетната дата, Румъния все още не е член на ЕС, и така потенциално би могла да възползва от някои преходни разпоредби, защитаващи марките от всяка конфликтна регистрация, която влиза в сила в следствие от присъединяването.

Словашката компания, KRALIK-ZAJO, JURAJ, иска международната регистрация да се обяви за недействителна въз основа на съществуването на по-ранната национална регистрация. Според жалбоподателите, те са оригиналният ползвател на марката “Zajo”, като използват знака в своята търговия от 1996г. – факт, добре известен на собственика на марката на Общността, с когото те са имали бизнес отношения.

Притежателите на марката на Общността, оспорвайки недействителността, отричат да се действали с лоша умисъл и твърдят, че жалбоподателят е пропуснал да подаде опозицията, когато е имал възможност. Според румънската компания, щом международната марка първо е регистрирана като национална, а след това като международна с посочване на ЕС с приоритетна дата преди Румъния да стане член на Европейския съюз, марката “Zajo” на жалбоподателя би могла да има приоритет по отношение на оспорената марка на Общността, само що се отнася до Словакия.

Отделът по заличаванията на OHIM е разгледал основанията за недействителност според чл. 8(1)(b) CTMR във връзка с по-ранната словашка търговска марка.

Отделът по заличаванията отсъжда, че това, че оригиналната румънска търговска марка е била регистрирана преди датата на присъединяване на тази страна към ЕС, и по-специално, повече от шест месеца преди тази дата, означава само, че оригиналната румънска регистрация би била защитена от всяка конфликтна регистрация, която влиза в сила в следствие от присъединяването, а не че международна регистрация на това право е защитена срещу по-ранно право, приложимо в рамките на системата на марки на Общността. Тъй като словашката марка вече е била национално право в рамките на ТМО системата, съгласно чл. 53(1) CTMR, тя може да се използва като основание за обявяване на недействителност.

Обявявайки международната регистрация за недействителна по отношение на ЕС, Отделът по заличаванията заяви: “Различно тълкуване би довело до последствието на посочената международна регистрация да се предостави непропорционална защита от по-ранно право, само защото Румъния все още не се е била присъединила към ЕС в момента на посочване на ЕС.”

Източник: OHIM