Вписване на лицензионен договор

ВЪВЕДЕНИЕ

Публикацията има за цел да изясни практическата страна – фактическо и правно значение, необходими документи, изисквания и ред за извършване на вписването на сключените лицензионни договори. Материалът е подготвен във връзка с търговските марки, но аналогично предвидените вписвания и за останалите обекти на Индустриалната собственост (ИС), които се администрират от Патентно ведомство – патенти, полезни модели, промишлен дизайн и топология на интегрални схеми, последните с незначителен дял, разкриват в значителна степен аналогични характеристики.
Непосредствената задача, чието решение се търси, е след запознаване с изложението, страните по договор за лицензия да могат да вземат информирано решение във връзка с изпълнение на задължението за вписването му.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Общите правила, уреждащи договора за лицензия и в частност вписването в регистъра, воден от Патентно ведомство, се намират в глава тридесет и пета от Търговския закон:

 Глава тридесет и пета.

ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФОРМА

Чл. 587. (Нов – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 81 от 1999 г., в сила от 14.12.1999 г.) С договора за лицензия носителят на право върху изобретение, полезен модел, промишлен дизайн, марка, топология на интегрална схема или производствен опит – лицензодател, отстъпва срещу възнаграждение изцяло или отчасти на лицензополучателя ползването му.

(2) Лицензионният договор се сключва в писмена форма.

ВПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 590. (Нов – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Лицензионният договор се вписва в регистър на Патентното ведомство. Той може да бъде противопоставен на трети лица след вписването.

Специална разпоредба е включена в чл. 22, ал. 5 и 6 от Закон за марките и географските означения (ЗМГО):

Лицензионен договор

Чл. 22. (1) Притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 21.08.2005 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.06.2010 г.) Лицензионният договор се вписва в Държавния регистър по искане на една от страните, към което се прилага извлечение от него, което съдържа идентификационните данни на лицензодателя и лицензополучателя, данни за марката и регистровия й номер, срок на договора и е скрепено с подписите и печата на страните. Патентното ведомство издава удостоверение за вписването.

(6) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.06.2010 г.) Договорът за лицензия има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър.

ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО

За да се установи значението на вписването във връзка с действителността на договора за лицензия, е необходимо да се разгледат правните последици от наличието или липсата му в следните насоки:

– дали вписването е предпоставка (conditio iuris) за наличието на валиден лицензионен договор;

– дали липсата на вписване не влече нищожност на лицензионния договор поради противоречие с повелителни норми на закона (чл. 26, ал. 1 ЗЗД)

Независимо от традиционната за българския законодател терминологична непоследователност, от цитираните по-горе разпоредби е видно и безспорно прието, че вписването не е конститутивен елемент от фактическия състав по сключването на лицензионния договор и не е условие за действителността му. Нормата е задължаваща – предвижда съпътстващо задължение, при неизпълнение на което страните ще търпят произтичащите от това неизпълнение (негативни) правни последици.

Колкото до това, дали неизпълнението на задължението за вписване може да се категоризира като противоречие с императивна правна норма, което води до нищожност на договора, то предвид факта, че нормата е насочена предимно към защитата на интересите на договарящите, следва да се приеме, че неизпълнението на задължението за вписване не е основание за нищожност. Обратното би означавало на страните да се предостави твърде лесен начин за неизпълнение на поетите по договора задължения – чрез позоваване на нищожността в следствие на неудовлетвореното изискване за вписване.

Въпреки, че не е част от обстоятелствата, засягащи валидността на сключения лицензионен договор, вписването в Държавния регистър, воден от Патентно ведомство, има значение, изразяващо се в няколко практически значими насоки:

1.  Декларативно /оповестително/ действие: използваните в двете разпоредби изрази „има действие по отношение на трети лица“ и „може да бъде противопоставен на трети лица“ са равнозначни по значение в това отношение, като следва да се приеме, че става дума за трети добросъвестни лица. Липсата на вписан лицензионен договор, например, би била предпоставка за (основателни) възражения от страна на трети лица (нарушители) при действия на лицензополучателя срещу извършените от тях нарушения на правото върху регистрирана марка (вж. чл. 73 и сл. от Закон за марките и географските означения /ЗМГО/).

– (тази функция на декларативното действие нарочно е разгледана отделно): Уведомява Патентно ведомство (ПВ) и други органи, имащи отношение към правоприлагането в областта на правото върху търговка марка, вж. напр. правомощията на ПВ във връзка с административно-наказателните разпоредби, (чл. 81 и сл. ЗМГО), правомощията на митническите органи във връзка с мерките за граничен контрол (Регламент (ЕС) № 608/2013; чл. 78 и сл. ЗМГО); правомощията на КЗК във връзка със забраната за имитация (чл. 35 ЗЗК) и др.

2. Доказателствено действие: вписванията в регистъра се считат за верни до доказване на друго (обръща се доказателствената тежест). Тук е мястото да бъде споменат един особено важен случай, свързан с възможността за отмяна на регистрацията на марка по искане на всяко лице поради неизпълнение на задължението за използване (чл. 19 ЗМГО) и по-специално в случаите, когато марката е използвана от друго лице със съгласието на притежателя – независимо, че по определение „лицензия“-та (разрешение, отстъпване) не е равносилна на „съгласие“[1] за използване на марката по смисъла на чл. 19, ал. 3 от ЗМГО, вписването ѝ е практически най-лесното и достъпно доказателство за изпълнението на задължението за използване на марката когато същата се използва от трето лице със съгласието на притежателя.

3. Защитно действие:

спрямо лицензодателя:

Примери: традиционно становище в българската съдебна практика е, че съгласието (чл. 19, ал. 3 ЗМГО) на притежателя може да бъде обективирано единствено в лицензионен договор (чл. 22 ЗМГО). Предвид факта, че масова практика е марките да се регистрират в притежание на физически лица, а да се използват чрез търговски дружества, т.е. от различни от притежателя лица, едно своевременно вписване на лицензионен договор би улеснило значително защитата срещу искане за отмяна в най-честия му вариант (чл. 25, ал. 1 ЗМГО), независимо че вписването не е условие за действителност на договора. Друг пример е улесняването на защитата от действия чрез които лицензополучателят или свързани лица целят да получат собствени изключителни права върху марката.

спрямо лицензополучателя:

– Освен изредените на други места в изложението предимства, само вписания лицензополучател следва да бъде уведомен своевременно за намерението на на притежателя (лицензодателя) да се откаже от правото си върху марка. В тези случаи отказът от право се вписва и има действие след изтичане на двумесечен срок от датата на представяне на доказателство, че задължението за уведомяване е изпълнено.

– Само при наличие на вписване, лицензополучателят ще може да упражнява отстъпените вследствие на лицензионния договор права срещу трети лица (например право на иск за нарушение, подаване на опозиция, предоставяне на сублицензии).

– При непрична вноска в капитала на търговско дружество (апорт), вписаният лицензионен договор би бил оценен с по-висока стойност.

– Съгласно предложените изменения в Първа Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (89/104/ЕИО), лицензополучателят би имал възможност да участва в производствата по нарушения, инициирани от лицензодателя, доколкото това засяга претърпените от първия вреди.

– Други случаи на действия от страна на лицензодателя, които са в противоречие с интересите на лицензополучателя – например при прехвърляне на правата върху марката, вписване на лицензионния договор не може да бъде извършено без съгласието на новия притежател.

спрямо трети лица:

– Например лица договарящи със страните – вписаната лицензия е знак, че е възможно притежателят на марката да не разполага с пълния обем права, и обратно – когато произходът на стоката е от вписан лицензополучател, то най-вероятно марката се използва правомерно.

– Оповестяването на договора за лицензия е и един вид гаранция към потребителите, за това кой е поел ангажимента да осигури качеството, съответстващо на предпочетената от тях марка.

ПРОЦЕДУРА ПО ВПИСВАНЕ

Искане

Вписването може да бъде поискано както от лицензодателя, така и от лицензополучателя, или от страните заедно, но, от чисто практическа гледна точка, е по-добре да се направи от титуляра на правата (ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ). Искането може да бъде подадено лично или чрез законен представител (договорно представителство е възможно само ако представляващият притежава специална правоспособност – Представител по индустриална собственост (ПИС), вписан за съответния вид обекти, в разглеждания случай – в областта на марките и промишления дизайн).

Искането се подава чрез регистратурата на Патентно ведомство или по поща/куриер. Възможно е подаване и по факс или електронен път (e-Mail). В последните два случая е необходимо оригиналът да се получи във ведомството в едномесечен срок.

За целта е препоръчително да се използва формуляра, предоставен за целта на сайта на Ведомството, който съдържа всички необходими реквизити (за удобство редактиран вариант можете да изтеглите от тук).

Използването му е неподходящо в случаите, когато се иска вписване на лицензия за повече от една марки (обективно съединяване), за което няма нормативни пречки при положение, че страните и условията на лицензиите са идентични[2] или в случаите на лицензия върху заявка за регистрация на марка, което с аргумент на по-силното основание от чл. 21 ЗМГО и по аналогия със заявката за Марка на Общността би следвало да е възможно.[3]

Приложения

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЛИЦЕНЗИОННИЯ ДОГОВОР

За извършване на вписването не е необходимо да се представят договорите в тяхната цялост, нито е необходимо представянето на решения на общото събрание (ОС) или други органи на управление. Достатъчно е към искането за вписване да се приложи извлечение от лицензионния договор – от една страна, по причина, че често лицензионните договори са инкорпорирани в текста на други документи – например различни видове търговски договори (за представителство, дистрибуция, франчайз, марчъндайз и т.н.), и от друга страна, във връзка със запазването на поверителна информация.

Извлечението може да бъде представено в оригинал или като заверен от страната, или от представителя по индустриална собственост (ПИС) препис. Образец на подобно извлечение, който е утвърден в практиката можете да намерите тук.

Практически предимства има изготвянето на въпросното извлечение като специално приложение към договора, създадено за целите на вписването, което да съдържа най-малко изброените в чл. 22, ал. 5 ЗМГО данни:

– идентификационните данни на лицензодателя и лицензополучателя. Данните трябва да са достатъчни, за да индивидуализират страните и що се отнася до лицензодателя – да съвпадат напълно с данните на вписания в регистъра притежател на марката;

– данни за марката и регистровия ѝ номер;

– срок на договора: макар и действието на лицензията във времето да не е предмет на настоящето изложение се налага да се отбележат някои особености на вписванията в тази връзка. Изначално уреден като безсрочен (аргумент от чл. 598, ал. 1 ТЗ) действието на лицензионния договор е, по необходимост, обвързано със срокове в случаите, когато предмет на договора са права върху обекти, които съществуват в ограничен период от време (например патенти – в общия случай макс. 20 год., полезни модели – макс. 10 год. или промишлен дизайн – макс. 25 год.). При търговските марки, където е възможно подновяване на действието на регистрацията неограничен брой пъти, според съотношението срок на договора / срок на действие на вписването са възможни три основни варианта, както следва:

A) срокът на лицензионния договор е по-кратък от срока на закрила на марката. В този случай няма теоретични или практически неясноти – ново вписване следва да се извърши за всеки договор сключен след изтичането на срока (прекратяването) на предходния. Това важи и за случаите, в които лицензополучателят продължи да ползва предмета на лицензията със знанието и без противопоставянето на лицензодателя съгласно условията на чл. 599 ТЗ, защото именно чрез извършване на вписването страните информират третите лица за продълженото действие на договора.

B) когато в договора не е посочен срок или изрично е посочено, че действието му не е ограничено със срок, или посоченият срок съвпада със срока на закрила на марката, то вписване на (новите) лицензионни договор, следва да се извърши след подновяване на срока на действие на марката (аргумент от 599 ТЗ и чл. 20 ЗМГО).

C) преобладаващото мнение е, че при срок на договора продължаващ след изтичане срока на действие на регистрацията (предвид възможността за неограниченото ѝ подновяване) отново, както и в горепосочените случаи, е необходимо да се извършва ново вписване след подновяването на регистрацията. От теоретична гледна точка правилността на това становище може да се оспорва – нито с акта на подновяването отпада предмета на договора, нито е налице прекратяването му по друга причина, но задълбочен анализ би попаднал извън обхвата на настоящето изложение.[4] 3

– подписите и печата на страните: за щастие, администрацията тълкува изискването за наличие на печат разумно и в случаите когато страна по договора е, например, физическо лице (без търговско качество) или чуждестранно лице, които не разполагат с печат, изискванията на закона се приемат за изпълнени дори и да не е наличен върху документа.

в извлечението е добре да бъдат посочени също и:

– вида на лицензията (изключителна или неизключителна);

– териториалния обхват (за цялата или част от територията на страната);

– указание дали лицензията е за всички или само за част от стоките и услугите придружено от съответен списък.

ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА

Съгласно чл. 7, т. 6 от Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България – 80 лв. за всяко едно искане. Таксата може да бъде платена по банков път или на касата във ведомството и не подлежи на връщане при прекратяване на лицензията.

Произнасяне

Няма изискване за проверка от страна на администриращия орган дали използването на марката от лицензополучателя е по начин, който би могъл да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите, така както това е предвидено при прехвърлянето на правото върху марка. Корекцията при подобен вид използване, е във възможността марката да бъде отменена, независимо дали лицензионният договор е вписан или не (чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗМГО).

Ведомството издава удостоверение и прави публикация за вписването в официалния бюлетин. Обичайно от подаване на искането до издаване на удостоверението за него изминава около месец, но е възможно този срок да бъде и значително по-дълъг.

Няколко заключителни реда

Лицензионните договори, за да са действителни, трябва да бъдат сключени в писмена форма. Във връзка с преобладаващата практика по прилагането на чл. 19, ал. 3 от ЗМГО е препоръчително във всички случаи, в които запазената марка се ползва от друго лице, такъв лицензионен договор да съществува в задължителната писмена форма. Това важи например за често срещания и цитиран по-горе пример, при който марката е регистрирана на името на физическо лице, което е и едноличен собственик на капитала, и управител на ЕООД, използващо същата марка в дейността си – в този конкретно случай договорът се сключва между физическото лице – собственик на марката и търговското дружество, от името на което същото това лице се подписва в качеството си на управител (вж. чл. 147, ал. 3 от ТЗ).

СТЪПКА НАТАТЪК

За да е възможно вписването да изпълнява по-пълноценно функцията си, е необходимо:

– да се стандартизира формуляр за съдържанието на издаваното от Патентно ведомство удостоверение, който да включва най-малко всички задължителни и допълнително посочени данни включени в представеното извлечение от договора: идентификационните данни на страните, данни за марката, срок на договора, вид на лицензията, територия на действие и списък на стоките и услугите. Сегашната практика често води до липса на данни в удостоверението и затруднява упражняването на лицензираните права.

– да се уреди изрично и да се предвиди възможност за вписване и на лицензионни договори с предмет права върху заявка за марка;

– при искания за вписване подадени в условията на обективно съединяване да се заплаща само една административна такса;

– да се въведе задължение за Патентно ведомство да информира лицензополучателя за засягащи действието на регистрацията събития – например искания за отмяна, заличаване, вписване на следваща лицензия, изтичане срока на действие и други промени и съответна възможност за участие в производствата по тях.

[1]Мисля, че договорите за лицензия, макар и най-често срещан, и обичаен начин за даване на съгласие, не изключват и други форми на обективиране на въпросното съгласие. Аргументирането на становището би излязло далеч извън предмета на изложението и по тази причина ще се задоволя да посоча единствено, че думата „съгласие“ е употребена в ЗМГО многократно и в нито един от случаите не може да бъде изключително отнесена единствено към формата „лицензионен договор“, в легалното определение на която неслучайно еизползвана думата „разреши“.

[2] В тези случаи дължимата такса се изчислява като сбор от таксите за всички съединени искания. Практиката показва, че съединяването не е добра идея, защото разглеждането им се забавя значително, без да има облекчения в таксуването.

[3] Аргумент в полза на обратното твърдение (че подобен договор би бил недействителен) е изрично въведеното изискване (вж. чл. 22, ал. 5 ЗМГО) в извлечението от договора, което се представя с искането за вписване да е посочен регистровия номер на марката. Не ми е известно да има практика по въпроса, но предвид чл. 5, т. 7 от ЗМГО едва ли посочването на заявителския номер ще се приеме като удовлетворяващо изискването на закона. Следователно ще е налице фактическа невъзможност за вписването на тези (иначе действителни) договори за лицензия. И в двата случая, независимо дали поради недействителност на договора с предмет право върху заявка за марка или поради невъзможността да бъде вписан в регистъра на ведомството, резултатът за лицензополучателя е практически еднакъв – той не може да упражнява отстъпените му по силата на този договор права – например не може да подаде опозиция (чл. 38б ЗМГО) с основание заявена марка, което ми се струва неправилно.

[4] Аргументът, че удостоверението, което се издава от Патентно ведомство за извършеното вписване (вж. чл. 22, ал. 5 ЗМГО) не може да бъде за срок, излизащ извън срока на действие на регистрацията, е несъстоятелно – посоченият в този документ срок е срокът на действие на договора, а не срок на валидност на удостоверението (последното може да е изгубило актуалността си още преди администрацията да го е издала, а практиката познава и случаи, в които във въпросното удостоверение изобщо не е посочен срок).