Становище относно нов Закон за марките и географските означения

С Т А Н О В И Щ Е 

От:

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ГРУПА НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА  НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Закон за марките и географските означения

Относно: 

КОНСУЛТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ (ЗМГО)

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (БНГ на AIPPI) е сдружение с нестопанска цел създадено преди повече от 15 години, обединяващо водещи представители по индустриална собственост, лица с професионални интереси в областта, както и индустриални предприятия притежатели на обекти на индустриална собственост. Членовете на групата са задължително членове и на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI) – най – старата в света правозащитна организация в областта на Интелектуалната собственост, учредена през далечната 1897г.

На 03.05.2018г. в Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg, поддържан от Министерски съвет, беше публикуван консултационен документ относно приемането на нов Закон за марките и географските означения (Проекта), като се предоставя срок до 17.05.2018г. за депозиране на становища от страна на заинтересованите лица. Представяме становището на БНГ на AIPPI по така предложения консултационен документ.

Преди всичко следва да се отбележи, че от консултационния документ не става ясно защо Председателят на Патентно ведомство предлага приемането на изцяло нов закон, вместо на изменения в съществуващия, при положение, че по същество предложените нови моменти засягат преимуществено една част от материята, а именно тази, свързана с предпоставките и производството по регистрация и прекратяване на регистрацията на марките по национален ред, без да се предлагат значителни промени в материята на географските означения, която е остаряла и не съответства на постиженията на общностното право, нито пък съществени промени в материята с прилагането на правата върху марки и географски означения, която не е напълно синхронизирана с предписанията на Директива 2004/48/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост.

БНГ на AIPPI е на мнение, че след като се предлага приемането на изцяло нов закон, то той трябва да отразява постиженията на общностното право по всички въпроси, които попадат в неговия обхват, а не да решава съществуващите проблеми „на парче“, единствено под натиска на изтичащи срокове за транспониране в националното законодателство на норми от правото на съюза. Цялостното осъвременяване на материята, свързана с марките и географските означения, е потребност, осъзната от практически всички практикуващи специалисти в тази област, и изискването за транспониране на основополагащата директива на ЕС е подходящ повод подобно осъвременяване да бъде направено. То, обаче, отново подчертаваме, не следва да бъде частично, а пълно, извършено в резултат на широка дискусия в професионалните среди и отчитащо интересите на всички засегнати, а не само тези на административния орган.

Ето защо БНГ на AIPPI приветства приемането на изцяло нов Закон за марките и географските означения, под условие, че при приемането му се направят усилия за решаване на възможно най-широк кръг съществуващи проблеми и императивите и постиженията на общностното право се възприемат във всички негови части, а не само в някои от тях, както е предложено съгласно консултативния документ.

В тази връзка БНГ на AIPPI възразява срещу краткия срок за подаване на становища по консултационния документ, определен като по-кратък от законоустановения, с мотив за изтичащ срок за транспониране на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (по-надолу само „Директивата“). Българското патентно ведомство имаше 3 години да транспонира Директивата и след като по този повод е решило да предложи приемане на изцяло нов закон, включващ редица нови моменти извън нейния обхват, следваше да започне работа по-рано и предостави на заинтересованите страни достатъчно време да изразят своите възражения и предложения по концепцията на закона.

Основната цел на законопроекта е транспониране на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. В тази му част, съгласно консултационния документ, той изцяло възприема заложените в директивата минимални критерии, поради което на този етап, без да са предложени конкретни законови текстове, трудно може да бъде изразена критика.

Що се отнася до останалите предложения, произтичащи, според документа, от  практиката по прилагане на ЗМГО и Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността, кодифициран като Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз, то между тях безспорно има такива, които заслужават адмирации, но и такива, които търпят остра критика.

I. Относно задължението за използване на марка

БНГ на AIPPI изразява подкрепа за предложението началото на петгодишния срок за използване на международните регистрации на марки да започва от датата на публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентно ведомство, при условие че действието на марката на територията на Република България е признато изцяло или частично. Подобен законов текст е крайно необходим, с оглед липсата както на законодателна, така и на практическа яснота по този изключително важен въпрос. Разбира се, с оглед разпоредбата на чл.45, т.5 във вр. с чл.16, т.3 от Директивата са възможни различни законодателни решения на проблема, но БНГ на AIPPI застава на позицията, че предложеното в проекта решение е такова, което в най-голяма степен постига баланс между интересите на различните заинтересовани страни, особено като се има предвид, че отказът на една международна регистрация може да е частичен, т.е. само за тази част от стоките/услугите, за които е постъпило възражение или опозиция, в резултат на което по отношение на останалите да е налице признаване (според чл.5, ал.5 от Протокола признаване на регистрацията е налице ако не постъпи изричен отказ в срок от 12, съответно 18 месеца от датата на регистрацията), с всички произтичащи от това признаване последици и права на маркопритежателя. Неоправдано би се явявало, в резултат на липсата на отказ за част от стоките и/или услугите, притежателят на международната регистрация да придобива изключителни права (съгласно чл.4 от Протокола), но за него да не възниква задължение за използване на марката за тези стоки или услуги, под аргумента, че регистрацията не е стабилизирана изцяло. Това създава висока степен на правна несигурност по отношение на по-късни марки, заявени или регистрирани за стоки/услуги, идентични на тези, за които регистрацията е призната, но марката не е използвана в срок от пет години от регистрацията. Директивата не поставя ограничения по отношение началото на петгодишния срок за започване на използване на марката в хипотеза на отказ само за част от стоките/услугите, поради което предложеното решение относно началния срок за използване е напълно разумно и следва да бъде подкрепено.

II. Относно възраженията от трети лица 

БНГ на AIPPI изразява подкрепа и за предложението при възраженията от трети лица да се предвиди срокът за подаването им, ако е налице опозиция, да може да продължи до приключване на опозиционното производство, както и за свързаното с него предложение експертизата по същество да може да се възобновява служебно до вземане на решение по заявката. Подобно решение съществува по отношение на Eвропейската марка, като е въведено още с Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993г. относно марката на Общността и е доказало през годините своята ефикасност с оглед свеждане до минимум на регистрираните марки, явяващи се в противоречие с абсолютните основания за отказ. Същевременно, обаче БНГ на AIPPI счита, че предложението следва да бъде прецизирано, като срокът в който двете действия могат да бъдат извършени, се ограничи до постановяването на решение по подадена опозицията от отдел „Опозиции“, тъй като след този момент производството влиза в евентуална контролна фаза (при обжалване на решение по опозиция) и постановяване на алтернативно решение свързано с абсолютни основания за отказ създава риск от противоречиви или дори взаимно изключващи се по същество решения свързани с една и съща марка, което на свой ред застрашава правата и интересите на участващите в производството страни и може да доведе до откровен хаос, в това число и в съдебна фаза на производството.

III. Относно отказа от право върху марка

Подкрепа следва да получи и предложението отказът от право върху марка да се разглежда едва след приключване на вече висящо производство по искане за заличаване или отмяна, тъй като по този начин ще се избегне възможна злоупотреба с права, доколкото отказът има действие за напред (от вписването му в Държавния регистър), а заличаването и отмяната обратно действие. Евентуално заличаване или отмяна би осуетило претенциите за обезщетение за вреди от неправомерно използване на марката, които биха били допустими за периода преди отказа, дори сред прекратяване на регистрацията поради отказ от правото върху марка. БНГ на AIPPI счита, че предложеното решение повишава правната сигурност и степента на предвидимост на производствата по заличаване или отмяна на регистрацията на марката, но с оглед евентуалното по-бързо приключване на споровете предлага при висящо искане за заличаване или отмяна, отказът от право върху марка да е допустим със съгласието на молителя по искането за заличаване или отмяна.

IV. Относно отпадането на публикацията в Официалния бюлетин на Патентно Ведомство

БНГ на AIPPI изразява несъгласието си срещу направеното предложение за отпадане на публикацията в официалния бюлетин на Патентно ведомство на извършените по марката като обект на собственост вписвания. В консултационния документ не са изложени каквито и да е мотиви в подкрепа на това предложение и дори няма обяснение защо това решение се предлага. Публикациите относно промяната в правния статус на една марка са неизменна част от системата за закрила марките (а и на други обекти на индустриална собственост) и съществуват още от края на XIX век. Те имат оповестително действие и създават правна сигурност, изключваща всякакво позоваване на незнание на факти с правно значение. Същевременно независимо дали са в електронен или печатен вид публикациите осигуряват прозрачност относно противопоставимите на трети лица факти, намаляват риска от грешки и злоупотреби на администрацията. Независимо, че в съвременното информационно общество базите данни на ведомствата са в болшинството си публични, достъпни по всяко време и като цяло, държавите не са се отказали от публикациите на промените в правния статус на марките. Такива публикации се поддържат и от EUIPO, независимо че то разполага с една от най-суфистицираните бази данни, в която са достъпни дори документите, депозирани от страните. Доколкото бюлетинът на Патентно ведомство е в електронен вид и за поддържането му ведомството не изразходва значителни средства, БНГ на AIPPI е на мнение, че с оглед правната сигурност публикациите относно извършените по марката вписвания следва да продължат да се извършват. 

V. Относно предложението за обединяване на производства

БНГ на AIPPI изразява несъгласието си и с направеното предложение за свързване на производствата (когато срещу една марка са подадени няколко опозиции/искания, те да могат да се обединят в едно производство за постановяване на общо решение, при съобразяване на някои специфични условия). В консултационния документ и по този въпрос не са изложени каквито и да е мотиви, липсва обосновка относно необходимостта от подобно обединяване. Ако целта е ускоряване на производството, то БНГ на AIPPI изразява сериозни съмнения, че предложеното решение действително ще доведе до ускоряване, като същевременно е на мнение, че със сигурност ще доведе до затруднения при постановяване на решението и неговото обжалване по съдебен ред, включително създава сериозна опасност от издаване на различни решения по идентични казуси между едни и същи страни, при които в единия случай в производството участва трето лице, а в другия не. Доколкото всяка една от страните в производството има достъп до материалите по него, обединяване на производства особено между конкуренти, без да се регламентира достъпът до чувствителна или конфиденциална информация, създава опасност от нарушаване на бизнес интересите на страните. От направеното без каквато и да обосновка предложение оставаме с впечатление, че то се прави единствено с цел облекчаване работата на администрацията, без обаче да се отчитат интересите на участващите в производството страни. В крайна сметка, ако ведомството е последователно в своята практика, броят на опозициите и заличаванията е без съществено значение, доколкото за всяко едно от тях молителят е заплатил разходоориентирана такса. В този смисъл предложеното обединяване, което не съществува дори в производствата по опозиции и заличавания пред EUIPO, по скоро ще създаде нови, отколкото да реши съществуващи проблеми.

VI. Относно времевата преклузия при представяне на становища и доказателства

БНГ на AIPPI изразява несъгласието си с направеното предложение за времева преклузия при представянето на становища и доказателства по спорове, свързани с опозиции и заличавания, по-специално предложението с отговорите си заявителят/маркопритежателят, респ. опонентът/молителят, изчерпателно да заявят всичките си възражения, като отговорите, становищата и доказателствата, постъпили след сроковете за размяна на кореспонденция да не се вземат предвид при разглеждане на опозициите/исканията и да не се изпращат на другата страна. Считаме, че подобно решение би представлявало нарушение на гарантираното с Конституцията право на защита на гражданите и стопанските субекти. Подобно положение не е съществувало дори и в годините, в които България нямаше демокрация, а превес на държавата над гражданите (справка – Закон за административното производство приет през далечната 1979г. и действал до 2006г.). Целта на административния процес, какъвто безспорно е процесът по опозиция и заличаване на марка, е да обезпечи издаване на един съобразен с материалните норми на закона индивидуален административен акт, който създава, променя, изключва или прекратява права. Административният процес не е еквивалентен на гражданския процес, чиято цел и предназначение е да защитава вече възникнали права, а не да ги създава, променя, изключва или прекратява. За да бъде постигната целта на административния процес, административният орган следва да съобрази своят акт с всички релевантни към случая факти и обстоятелства, независимо кога са възникнали, стига да са му станали известни преди издаване на акта. Колкото на по-ранна фаза в производството се установят фактите и обстоятелствата, толкова по добре, тъй като това обезпечава законосъобразност на акта, но дори и късното им установяване не следва да бъде игнорирано под предтекст за процесуална бързина.

Обстоятелството, че производствата по опозиция и заличаване имат полу-състезателен характер и поставят акцент върху доказателствата, представени от страните, не следва да намалява, а напротив да засилва ангажираността на административния орган към изясняване на фактите и обстоятелствата по случая, при това по всяко време, което технически позволява съобразяването на акта с тях. Патентно ведомство не е арбитър, а административен орган, който отново подчертаваме, с актовете си създава, променя, изключва или прекратява права. Ето защо то не може да базира решенията си само на част от фактите и доказателствата, които ги установяват, под аргумент за преклузия в представянето на нови такива. Подобно решение е в разрез с редица принципи на установения в Република България правовия ред.

Не може да бъде аргумент за предложеното решение необходимостта от бързина в административното производство. В професионалните среди е известно, че в голяма част от случаите производствата в Патентно ведомство се забавят не заради късното представяне на аргументи и доказателства, а заради натовареността и често откровеното бездействие на администрацията. Това обаче, не може да става причина за ограничаване на правата и засягане на законните интереси на участващите в производството лица.

Не може да бъде аргумент за предложеното решение и фактът, че подобни ограничения съществуват в производствата пред EUIPO. EUIPO e надправителствена агенция и тя функционира по правила, които представляват договореност между държави от различни правни семейства, с различни правни традиции и законодателства. Патентно ведомство е част от националната система държавни органи и като такова то следва да действа съобразно българския правопорядък, принципи на българския административен процес и правни традиции.

VII. Относно предложението за преклузия при представяне на доказателства в съдебна фаза на производството

БНГ на AIPPI изразява несъгласието си и с направеното предложение за преклузия при представянето на доказателства във фазата на съдебния контрол върху актове на ведомството, което не може да бъде квалифицирано по друг начин освен като ограничаване на контрола върху тези актове.

Както бе посочено, целта на административния процес е да обезпечи издаване на един съобразен с материалните норми на закона индивидуален административен акт. Ако този акт е постановен при липса или въз основа на непълни или негодни доказателства, то предложната преклузия за събиране на доказателства в съдебна фаза ще обезсмисли изобщо съдебния контрол, тъй като съдът ще се превърне единствено в регистратор на волята на председателя на ведомството и с решенията си ще следва да узаконява едно несъответстващо на закона правно положение. Считаме, че това не съответства на принципите на правовата държава и създава предпоставки за административен произвол спрямо гражданите и организациите, чиито права ще се окажат в невъзможност да бъдат защитени.

Следвайки посочената по-горе логика и принципи за установяване на действителното правно положение и законност на обжалвания акт, АПК допуска представяне на доказателства дори на фаза касационно производство, стига те да са свързани с основанията за касация и независимо, че по принцип касационната инстанция е инстанция по правото, а не по фактите. Отклоняването от този принципи, освен когато това не се налага от някакви особано важни съображения, е напълно неприемливо и следва да бъде отхвърлено.

И тук важи посоченото по горе за правилата, по които функционира EUIPO и Европейският съд. Тези институции не са аналог на Българското патентно ведомство и съд и не могат да бъдат приравнявани от процедурна гледна точка.

Консултационният документ не предвижда съображения и мотиви за предложеното решение, но в професионалните среди отдавна е известно несъгласието на ведомството да бъде осъждано за съдебни разноски поради факта, че решенето на председателя се отменя въз основа на доказателства, представени за първи път пред съда. Ако това е единственият мотив за предложението, то този действително реален проблем може да бъде решен с предвиждането на норма, изключваща в такава хипотеза правото на разноски в съдебната фаза, вместо по такъв недопустим начин да се ограничават правата на гражданите и организациите.

VIII. Относно предложението за въвеждане на ново изискване към опозиция, подадена на основание по-ранна нерегистрирана марка

Накрая, но не по важност БНГ на AIPPI изразява несъгласието си и с направеното предложение за въвеждане на ново изискване към опозицията подадена на основание по-ранна нерегистрирана марка, а именно молителят, да представи и доказателства, че използването не е трайно преустановено към датата на подаване на опозицията/искането.

Обстоятелството, че от молителя ще се изисква доказването на ОТРИЦАТЕЛЕН ФАКТ само по себе си е правен абсурд, без аналог в марковото право. В случая, обаче изобщо не става ясно, каква е целта на това изискване и какви правно значими за случая факти обслужва то.

Опозицията, респективно заличаването, подадено на основание по-ранна нерегистрирана марка, е една от най-дискутираните материи сред професионалистите в областта. Факт е, че близо 7 години след влизането в сила на нормата дори Патентно ведомство има разнопосочна практика по въпроса. Не е налице дори единно виждане дали в случая се касае за търговско или номинално използване на знака преди подаване на опонираната марка, а това са съществени елементи на нормата, които с оглед правната сигурност следва да бъдат разглеждани и прилагани еднозначно. Възприемането по аналогия на европейската практика също е неудачно, тъй като Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз не съдържа аналогична норма.

Ето защо БНГ на AIPPI е на мнение, че преди приемането на каквито и да е изменения на нормата, дори и в рамките на нов закон, Патентно ведомство следва да уеднакви практиката си, като включително пристъпи към съответни изменения на Методическите указания или издаването на изрична комуникация/заповед на председателя по тълкуване на нормата, която обаче да бъде подложена на предварителна дискусия.

IX. По отношение на лицата, имащи право на достъп до досието на марката 

БНГ на AIPPI счита, че към списъка на лица имащи право на достъп на база обикновено пълномощно следва изрично да се добавят и патентните специалисти, респективно адвокатите. Последното напълно съответства на Закона за адвокатурата, според който адвокатът действа на база обикновено пълномощно, без да се изисква нотариална заверка. В края на краищата тук не става въпрос за действия, пораждащи последици за притежателя на марката и не е необходима квалифицирана помощ от специалист – представител по индустриална собственост.

X. Предложения за включване в закона на различни от зададените в консултационния документ въпроси 

Предвид краткото време за представяне на становища, в настоящото изложение само ще маркираме нашите основни предложения, като в допълнително такова ще изложим подробни съображения и решения.

10.1. Новият закон следва изрично да предвижда вписване на особен залог и по заявки за търговски марки, тъй като по настоящем те могат свободно да бъдат прехвърляни и с това да се увреждат интересите на кредиторите.

10.2. Процедурата по опозиция следва да се прецизира на ниво закон, като изрично се уточни в кои случаи председателят отменя решенето на отдел „Опозиции“ и връща преписката за ново произнасяне и кога го отменя, но решава по същество.

10.3. Законът следва да бъде съществено изменен в частта с географските означения, като най-малкото въпроса с обхвата на закрила предоставян от регистрацията следва да се синхронизира с регламентите на ЕС.

10.4. Съгласно изискването на чл.1, б.“г“ от Директива 2004/48/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, към лицата, имащи право на иск за нарушение на марка или географско означение, следва да се добавят и органи за професионална защита, които са редовно признати като лица, имащи правото да представляват ползвателите на такива марки или географски означения. 

10.5. Отново съгласно изискването чл.11 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, като лица носещи гражданска отговорност за нарушението следва да бъдат посочени и посредници, чиито услуги се ползват от трети страни за нарушаване на правото върху марка или географско означение.

10.6. По образец на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз новият закон следва да предвиди обявяване на недействителност или отмяна на регистрацията на национална марка от съда въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение, на всички предвидени в закона основания. Към настоящия момент подобен механизъм е приложим към Европейски марки и няма пречка да се приложи към националните, без разбира се да се засягат производствата пред Патентно ведомство. Съдът ще бъде длъжен на уведоми ведомството за допуснатия насрещен иск, което пък ще отрази това обстоятелство по досието на марката. При уважаване на насрещния иск, искът за нарушение щ се отхвърля. Подобна възможност, освен че ще доведе до повишаване на правната сигурност при дела за нарушение, ще доведе до процесуална икономия и значително ще разтовари ведомството. 

10.7. Би било удачно с новия закон да се направи опит да се реши съществуващият проблем с т.н. паралелен внос, предвид широко критикуваната тълкувателна практика на ВКС и последвалите я решения по същество, от които е видно, че особените механизми, предвидени в ЗМГО за защита правата върху нарушени марки, не са неприложими в хипотези на паралелен внос. 

Надяваме се, че изложените от нас мотиви и предложения ще бъдат отчетени при обсъжданията на законопроекта, като оставаме на разположение за съдействие.

С уважение,

Ивета Борисова

Председател на УС на БНГ на AIPPI